“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”是《專利法實施細則》第十七條規(guī)定的說明書中需記載的發(fā)明內(nèi)容,其與《專利法》二十六條關(guān)系緊密,但卻往往得不到應(yīng)有的重視。在本系列文章中,筆者將通過對兩個有關(guān)專利確權(quán)程序的行政案件和一個復(fù)審案件的研究,探討撰寫申請文件中“發(fā)明解決的技術(shù)問題”部分時應(yīng)該注意的問題。
本系列文章共分三篇,將分別論述:
“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”是確權(quán)案件中判斷“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)”的必要因素
案例:最高人民法院(2014)行提字第8號
中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、北京嘉林藥業(yè)股份有限公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案本案中,最高人民法院針對“發(fā)明解決的技術(shù)問題”有如下論述:“專利法第二十六條第三款規(guī)定:‘說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。’根據(jù)該條規(guī)定,‘作出清楚、完整的說明’和‘能夠?qū)崿F(xiàn)’的對象是發(fā)明或?qū)嵱眯滦?,因此?yīng)該首先明確發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪鞘裁?,然后看說明書是否對該發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒隽饲宄⑼暾恼f明,所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦?/span>......本專利說明書應(yīng)對上述權(quán)利要求所限定的發(fā)明內(nèi)容進行清楚、完整的說明,以本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)為準。
而‘能夠?qū)崿F(xiàn)’,參照審查指南的規(guī)定,是指本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容,能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的技術(shù)方案,解決其技術(shù)問題,并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。
也就是說,必須是能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案,解決技術(shù)問題,產(chǎn)生預(yù)期效果三者同時滿足,才符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
可見,在判斷是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定時,需要考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題,如果說明書給出了技術(shù)手段,但本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該手段不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題,同樣不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。”
通過上述判決書可知,司法機關(guān)認為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)”應(yīng)包括兩個層次的要求:其一,說明書給出了技術(shù)手段,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實現(xiàn);其二,本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該手段能夠解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。
因此,在撰寫專利申請文件時,撰寫人應(yīng)充分考慮“發(fā)明解決的技術(shù)問題”與說明書中具體實施方式邏輯上的對應(yīng)性。申請文件撰寫人應(yīng)當對以下問題做出準確判斷:本領(lǐng)域技術(shù)人員采用具體實施方式中的具體技術(shù)手段是否能夠解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。如果判斷結(jié)果為不能,則撰寫人應(yīng)對具體實施方式部分或者發(fā)明解決的技術(shù)問題部分進行修改,直到可以滿足前述的兩個要求為止。